در حقوق مالکیت صنعتی که شاخه مهمی از حقوق مالکیت معنوی است بخش وسیعی به حمایت از علامت تجاری اختصاص دارد اما این حمایت منوط به وجود شرایط قانونی متفاوتی است که مهم¬ترین آن که همانا اصلی¬ترین کارکرد علامت تجاری یعنی ویژگی تمایزبخشی میان کالاهاست می‌باشد. این ویژگی «صفت مشخصه» علامت تجاری نام دارد که محور این تحقیق است.

فصل اول: علامت تجاری و صفت مشخصه آن..................................................................................................8

    مبحث اول: علامت تجاری...........................................................................................................................................8

       گفتار اول: پیشینه تقنینی ایران............................................................................................................................8

            بند اول: در قوانین داخلی................................................................................................................................9

            بند دوم: در قوانین بین¬المللی.........................................................................................................................9

        گفتار دوم: تعریف علامت تجاری........................................................................................................................10

        گفتار سوم: ثبت علامت تجاری..........................................................................................................................11

            بند اول: مزایای ثبت.......................................................................................................................................12

            بند دوم: دلایل حمایت از علایم تجاری ثبت شده..................................................................................12

            بند سوم: مدت اعتبار قانونی علامت تجاری ثبت شده...........................................................................13

    مبحث دوم: صفت مشخصه علامت تجاری...........................................................................................................13

       گفتار اول: مفهوم و انواع صفت مشخصه...........................................................................................................14

            بند اول: مفهوم صفت مشخصه....................................................................................................................14

            بند دوم: انواع صفت مشخصه.......................................................................................................................14

                الف: ذاتی....................................................................................................................................................14

                ب: اکتسابی...............................................................................................................................................15

        گفتار دوم: چگونگی تشحیص ویزگی صفت مشخصه..................................................................................15

            بند اول: واژه های عام...................................................................................................................................16

            بند دوم: واژه¬های توصیف کننده................................................................................................................17

            بند سوم: واژه های جنسی(نوعی)..............................................................................................................17

            بند چهارم: علایم گمراه کننده...................................................................................................................18

            بند پنجم: علایم خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه.............................................................................18

فصل دوم: مسایل مربوط به صفت مشخصه...................................................................................................20

   مبحث اول: زمان ارزیابی صفت مشخصه و بار اثبات وجود آن.........................................................................20

       گفتار اول: زمان ارزیابی.......................................................................................................................................20

        گفتار دوم: بار اثبات ادعا...................................................................................................................................21

    مبحث دوم: از دست دادن صفت مشخصه..........................................................................................................21

    مبحث سوم: علایم فاقد صفت مشخصه...............................................................................................................22

    مبحث چهارم: طرح دو پرونده...............................................................................................................................23

نتیجه¬گیری...................................................................................................................................................................25

فهرست منابع................................................................................................................................................................27

مهم‎ترین کارکرد علامت تجاری تمایز بخشی کالا و خدمات یک شرکت از کالا و خدمات شرکت دیگر است که به آن صفت مشخصه علامت تجاری می‎گوییم و هدف نگارش این تحقیق شناخت مفهوم این صفت و چگونگی ممیز بودن علامت است. در خصوص اهمیت این تحقیق ذکر این نکته کافی است که مصرف کنندگان، کالای مورد نظر خود را با علامت آن می‌شناسند پس علامت یک کالا ضامن سرمایه شرکتِ تولیدکننده آن است. از طرف دیگر اگر این کارکرد به خوبی اجرایی شود شرکت‎ها از هزینه‎های گزاف تبلیغات در بازار متنوع کالاهای مشابه نیز رهایی می‎یابند.

پرسش اصلی ما این است که آیا وجود صفت مشخصه در علامت تجاری می‎تواند پیش شرط اصلی ثبت علامت تجاری قلمداد شود؟ در کنار این پرسش اصلی پرسش‎های فرعی دیگری نیز به ذهن متبادر می-شوند که موانع تمایز بخشی یک علامت تجاری چیست؟ چگونه می‎توان این کارکرد را تقویت نمود؟

به دنبال سوالات فوق فرضیه‎های زیر مطرح می‎شوند:

• صفت مشخصه جوهر اصلی یک علامت تجاری است و نبود آن کارکرد اصلی علامت تجاری را از بین می‎برد و فقدانش مانع بزرگی در ثبت آن خواهد بود.

• از آنجا که تعریف مشخصی از صفت مشخصه علامت تجاری در قانون ما وجود ندارد ناچاریم به قوانین دیگر کشورها و کنوانسیون‎های بین المللی مراجعه کرده و معیارهایی برای شناخت این مفهوم دریابیم و ابزارهایی جهت تشخیص به قضات ارایه دهیم. غالب این سنگ محک‎ها ویژگی‎های عدمی هستند تا ایجابی.

• تغییر و توسعه قوانین حمایتی داخلی و نزدیک‎تر شدن به قواعد بین المللی در حال حاضر از الزامات ماست.

روش به کار رفته در این تحقیق روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار فیش برداری مدرن بوده است.

مطالب تحقیق در دو فصل بیان شده است. فصل اول تحت عنوان علامت تجاری و صفت مشخصه آن می‎باشد در مبحث اول این فصل به کلیات موضوع پرداخته‎ایم. در این مبحث تحت سه گفتار به پیشینه تقنینی علامت تجاری در ایران در ابعاد داخلی و خارجی، تعریف آن و ثبت علامت تجاری و مزایای آن می‎پردازیم و مبحث دوم را تحت دو گفتار به مفهوم و انواع صفت مشخصه و چگونگی تشخیص آن اختصاص داده ایم.

فصل دوم با عنوان مسایل مربوطه به صفت مشخصه شامل چهار مبحث می‎باشد در مبحث اول تحت دو گفتار زمان ارزیابی و بار اثبات وجود صفت مشخصه را بیان کردیم و در مبحث دوم به بعد به ترتیب امکان از دست دادن صفت مشخصه، علایم فاقد صفت مشخصه را مطرح می‎کنیم و سپس با طرح دو پرونده تحقیق را به انتها می‎رسانیم.

مالکیت صنعتی که شاخه مهم حقوق مالکیت فکری می باشد خود شامل سه زیر شاخه اصلی است:

اختراع،

علایم تجاری،

مدل ها و طرح های صنعتی

البته مالکیت صنعتی قلمروهای دیگری نیز دارد مانند: اسرار تجاری، نام تجاری، نشانه‌های منشا، رقابت نامشروع و...

در این مبحث به پیشینه تقنینی، تعریف، حمایت و ثبت علامت تجاری می پردازیم.

کشور ایران مانند سایر کشورها در مسیر تاریخیِ جهانی شدن حفاظت از کالاها و تولیدات صنعتی بر این شد که جهت شناسایی کالا¬ها، نشان‎هایی بر آنها قرار دهد و در حمایت از آنها به وضع قوانین داخلی و همزمان الحاق به کنوانسیون ها و موافقتنامه‎های خارجی بپردازد.

در دو بند ذیل مرور مختصری بر قوانین داخلی و کنوانسیون¬های بین¬المللی که ایران به آنها ملحق شده است می‎پردازیم.

با تصویب اولین قانون « ثبت علایم تجاری » در سال 1304 شمسی، حقوق مالکیت صنعتی در ایران عنوانِ قانونی یافت. این قانون با تصویب «قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات » در سال 1310 که کارآمدتر بود جایگزین شد، در سال 1328 آیین نامه¬ای تصویب گردید که ثبت و نصب علایم صنعتی برای کالاهای دارویی، خوراکی و آرایشی را اجباری کرد. « قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری » مصوب سال 1386 (که از این پس به آن قانون 86 می گوییم ) قوانین پیش گفته را نسخ نمود و هم اکنون این قانون و آیین¬نامه اجرایی آن که مصوب 1387 می‎باشد مرجع اصلی مقررات ما است.

کشور ایران در سال 1338 شمسی به کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی ملحق شد و طبق ماده 9 قانون مدنی ایران این قرارداد و سایر قراردادهای مشابه در حکم قانون ایران است. همچنین در سال 1382 ایران به موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علایم پیوست.

معاهده مراکش (تریپس) دومین ابزار جهانی مرتبط با همه شاخه¬های مالکیت صنعتی است که در سال 1994 میلادی به امضا رسید و موجب پیدایش سازمان تجارت جهانی شد البته ایران هنوز آن را امضا ننموده است ولی اگر بخواهد به سازمان تجارت جهانی بپیوندد ملزم است معاهده تریپس را امضا نماید که بخشی از آن ناظر به حقوق علایم تجاری است و البته به تبع آن می‎باید مواد 1 تا 21 کنوانسیون برن راجع به مالکیت ادبی و هنری را بپذیرد.

علامت کلمه ای است عربی و در لغت به معنای نشان است. در اصطلاح حقوق نیز به معنی هر قسم نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آنها می‌باشد که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی یا تجارتی یا فلاحتی اختیار شود. در نظام کامن‎لا به آن trade mark می‎گویند. علامت می‎تواند به اشکال گوناگون ظهور پیدا کند مانند: کلمه یا کلمات، نام¬های خانوادگی، نام محلی و جغرافیایی، نام مستعار، حروف، اعداد، واژه های اختصاری، فرمها، علایم ترکیبی، تصاویر و غیره.

 قانون‌گذار از ماده 30 به بعد قانون 86 به بیان تعریف، شرایط ثبت، شیوه ثبت و نحوه‌ اعتراض به ثبت علامت تجاری و نیز چگونگی ابطال علامت ثبت شده پرداخته است.

در بند الف ماده 30 این قانون، آمده است: «علامت يعنی هر نشان قابل رؤيتی كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقی يا حقوقی را از هم متمايز سازد». می‎بینیم که تعریف جامعی از علامت تجاری به عمل نیامده است و ذکر برخی خصایص یک شیء را نمی توان تعریف محسوب نمود.

هر کلمه، حرف یا حروف، عدد، ترسیمات، عکس، شکل، رنگ، تصویر، برچسب یا ترکیب آنها که برای تشخیص کالاها یا خدمات بکار رود، علامت تجاری محسوب می‌شود. بسیاری از کشورها اجازه می‌دهند انواعی از علایم تجاری که قبلا مرسوم نبوده‌اند نیز ثبت شوند مانند رنگ‌ها، علایم سه بعدی (شکل یا بسته‌بندی کالاها)، نشان‌های قابل شنیدن (صداها) یا نشان‌های قابل استشمام (بوها). حتی در بسیاری از کشورها مانند فرانسه شعار را نیز می توان مانند علامت تجاری ثبت کرد.

با این حال، بسیاری از کشورها مانند ایران برای آنچه که به عنوان علامت تجاری قابل ثبت هستند محدودیت‌هایی قائل شده‌اند و عموما اجازه ثبت علایمی را می‌دهند که قابل رویت هستند یا می‌توان آنها را به صورت گرافیک نشان داد. این موضوع به صراحت در بند الف و ب ماده 30 قانون 86 بیان شده است.

گفتار سوم: ثبت علامت تجاری

یکی از اسباب کسب حق مالکیت بر علامت تجاری، ثبت آن علامت می‌باشد. در حقوق ایران اصل بر اختیاری بودن ثبت علامت است، مگر اینکه از سوی دولت الزامی شناخته شده باشد این ثبتِ الزامی، مطابق آیین¬نامه مصوب سال 1328 اختصاص به علایم مربوط به تولیدات دارویی، بهداشتی و همچنین مواد خوردنی و آشامیدنی دارد، به طوری که در چنین مواردی اگر شخص نسبت به ثبت علامت مربوطه اقدام ننماید، مجازات می‌شود.

در ماده 31 قانون 86 به طور صریح و در ماده 40 همین قانون به طور ضمنی بر ثبت محوری علایم تجاری اشاره شده است:

ماده 31- حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.

بند الف ماده 40- استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن می باشد.

مطابق ماده 39 قانون 86 و مواد 126 تا 130 آیین¬نامه اجرایی آن درخواست ثبت یک علامت تجاری با پذیرش اظهارنامه ثبت و انتشار آگهی آن در روزنامه رسمی آغاز شده و طی پروسه قانونی با تسلیم گواهی نامه ممهور و امضا شده رییس اداره ثبت به مالک علامت خاتمه می‎یابد.

قابل ذکر است که اگر چه تحصیل حق انحصاری در ایران مطابق قانون با ثبت حاصل می‎شود اما با استفاده از مفهوم «حق مقدم» ناشی از بند ز ماده 32 قانون 86، ماده 125 آیین¬نامه اجرایی قانون 86 و همچنین قسمت 1-ب ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس حمایت مبتنی بر استفاده مستمر نیز استنباط می گردد. با مراجعه به آراء جدید تمایل رویه قضایی بدین سمت دیده می شود.

با اینکه برخی کسب و کارها به اهمیت استفاده از علایم تجاری به منظور تمیز دادن محصولات‎شان از محصولات رقبا پی برده‌اند، اما همه آنها اهمیت و مزایای حاصل از ثبت علایم تجاری را درک نکرده اند.

 ثبت علامت تضمین می‌کند که :

1) مشتریان می‌توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.

2) شرکت‌ها را قادر می‌سازد محصولات‌شان را از یکدیگر متمایز سازند.

3) ابزار بازاریابی و اساس ایجاد شهرت شرکت‌ها هستند.

4) اجازه استفاده از آنها به اشخاص ثالث داده می‌شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می‌باشند.

5) جزء ضروری موافقت‌نامه‌های اعطای نمایندگی هستند.

6) ممکن است دارائی ارزشمند کسب و کار باشند.

7) شرکت‌ها را تشویق می‌کنند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه‌ گذاری کنند.

8) ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.

پس از ثبت علامت طبق قانونِ ثبت علایم تجاری، شخص حق انحصاری پیدا می کند که به موجب آن می‌تواند از عرضه کالاهای یکسان یا مشابه توسط اشخاص ثالث که عین یا به طریق گمراه کننده‌ای مشابه علامت تجاری ثبت شده خویش است جلوگیری نماید.

اگر علامت تجاری ثبت نشود، شرکت‌های رقیب از همان علامت یا علامتی که شباهت آن با علامت مزبور به اندازه‌ای است که موجب گمراهی خواهد شد برای همان کالا یا کالاهای مشابه استفاده خواهند کرد و در نتیجه سرمایه‌گذاری در بازاریابی و فروش یک محصول ممکن است به هدر رود. اگر یکی از رقیبان از علامت تجاری یکسان یا مشابه علامت تجاری استفاده کند، ممکن است مشتریان تصور کنند آن محصول متعلق به همان شرکت است و در نتیجه کالای رقیب را خریداری کنند. این امر نه تنها سود شخص یا شرکت را کاهش خواهد داد و مشتریان را گمراه خواهد کرد بلکه به شهرت و وجهه شرکت آسیب خواهد زد بخصوص اگر محصول رقیب کیفیت نازلی داشته باشد.

با توجه به ارزش علایم تجاری و اهمیتی که یک علامت تجاری ممکن است در تعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار داشته باشد، تضمین اینکه در بازارهای مربوط به ثبت رسیده باشد، ضروری است.

بعلاوه در صورت ثبت، تفویض اجازه استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به شرکت‌های ثالث بسیار آسان‌تر است و در نتیجه می‌تواند منبع درآمد بیشتری برای شخص بوجود آورد یا اساس انعقاد یک موافقتنامه اعطای نمایندگی فروش باشد.

اگر چه برخلاف اختراع مدت حمایت از علامت تجاری نامحدود است اما کشورها بدوا مدتی تعیین کرده-اند تا مالک علامت این فرصت را داشته باشد تا برای ادامه یا عدم ادامه حیات علامت خود تصمیم¬گیری نماید طبق قانون 86 مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن می‌باشد. اين مدت با درخواست مالک آن برای دوره‌های متوالی ده ساله با پرداخت هزينه مقرر، قابل تمديد است‌. مطابق بند د ماده 40 قانون فوق، يک مهلت ارفاقی شش ماهه كه از پايان دوره شروع می¬شود، برای پرداخت هزينه تمديد با پرداخت جريمه تأخير، درنظر گرفته شده است.

در این مبحث به بیان مفهوم صفت مشخصه پرداخته ، با انواع آن به طور مختصر آشنا شده و معیارهایی برای تشخیص آن بیان می‎کنیم.

با مطالعه قانون 86 و همچنین قوانین مربوطه در سایر کشورها به تعریف صریحی از صفت مشخصه برخورد نمی¬کنیم و به طور ضمنی با توجه به آنچه فاقد ویژگی ممیزه است به معیارهایی برای چگونگی صفت مشخصه پی می¬بریم. این معیارها به دست مراجع قضایی ابزاری برای تشخیص این که علامت دارای صفت مشخصه می¬باشد یا خیر می¬دهد.

بند اول: مفهوم صفت مشخصه

هر علامت تجاری برای اینکه بتواند کالای معینی را از کالای دیگری متمایز نماید باید دارای وصف و خصوصیتی باشد که آن را از دیگر علایم تفکیک سازد. این وصف را وجه تمایز یا صفت مشخصه علامت تجاری گویند. وجود این صفت چنان اهمیت دارد که هر علامتی که فاقد چنین وصفی باشد قابلیت ثبت پیدا نمی کند.

شناخت صفت مشخصه، آسان نیست. علامت زمانی دارای این وصف خواهد بود که، وظیفه تمایز بخشی را برای جلوگیری از اشتباه به انجام رساند اگر علامت تجاری مشتری را نسبت به آنچه می‌خرد، از اشتباه مصون ندارد، در این صورت نبایستی علامت را متمایز از سایر علایم دانست.

صفت مشخصه در علایم تجاری باید به گونه¬ای باشد که مصرف‌کننده عادی با ضریب هوشی متوسط را به اشتباه نیندازد. وجود این شرط در علامت تجاری در ماده 30 قانون 86 در جایی که علامت تجاری تعریف شده است دیده می¬شود که:« علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.»

الف) ذاتی

وقتی از صفت مشخصه ذاتی صحبت می¬کنیم یعنی صفت مشخصه¬ای که واجد حداقل میزان این وصف می¬باشد، به طوری که قاضی با دیدن آن به نوعی اقناع وجدانی دست یابد که علامت تجاری مربوطه باعث تفکیک و تمییز کالا یا خدمت از کالا و خدمت مشابه نزد عموم مردم خواهد شد.

ب) اکتسابی

در این حالت صفت مشخصه از طریق استفاده توسط مالک آن برای کالا یا خدمت خاصی به وجود می‎آید. در واقع در ابتدا علامت فاقد صفت مشخصه است اما از طریق استفاده مالک، حاصل می‎گردد و برای مالک حق انحصاری ایجاد می‎کند در گفتار بعد به این مطلب اشاره می‌کنیم که علایم توصیفی قابل ثبت نیستند زیرا صفت مشخصه ندارند اما علامت توصیفی که مالک از آن استفاده بلند مدت و مستمر نماید به گونه ای که برای آن مفهوم ثانویه‎ای ایجاد کند قابلیت ثبت پیدا خواهد کرد.

از آنجا که در هیچ کدام از قوانین و آیین‌نامه های داخلی تعریفی از صفت مشخصه نشده است برای تشخیص آن می¬بایست به قوانین بین¬المللی متوسل شد. در قوانین بین المللی نیز تعریفی از صفت مشخصه نشده است لیکن در برخی از آنها مانند کنوانسیون پاریس ابزارهایی ایجاد شده که سیستم قضایی را برای احراز وجود یا عدم وجود این ویژگی یاری می‌نماید.

در بند ب ماده 6 خامس کنوانسیون یاد شده آمده است:

ثبت علامت صنعتی یا بازرگانی مندرج در این ماده را نمی توان رد یا باطل نمود مگر در موارد زیر:

1- ...

2- وقتی که علامت فاقد صفات مشخصه بوده یا منحصرا از نشانه ها یا مشخصاتی ترکیب یافته باشند که در تجارت برای تعیین نوع یا کیفیت، جنس یا کمیت آن، مقصد، ارزش، محل مبدا فراورده¬ها یا زمان تولید به کار رود و یا اینکه در زبان جاری و یا عادات مشروع و مسلم تجارت آن کشور که حمایت آن مورد درخواست است معمول باشد.

این بند در قوانین برخی کشورها مثل فرانسه و قانون لانهام آمریکا وارد شده و نشان می¬دهد برخلاف قانون ایران آنها تاثیرپذیری مناسبی از این کنوانسیون داشتند.

در ماده L-711-2 قانون فرانسه آمده:« برخی علایم به دلیل سرشت خود فاقد صفت مشخصه هستند و نمی¬توان آن¬ها را به ثبت رسانید این علایم عبارت هستند از:

- علایم ضروری، جنسی(نوعی) و عام (متداول).

- علایم توصیفی

-علایمی که صرفا از شکل ناشی از سرشت یا کارکرد محصول تشکیل شده است.»

  با توضیح آن چه در ماده یاد شده آمده سعی می¬کنیم به درک مفهوم صفت مشخصه نزدیک شویم و به ابزارهایی برای احراز آن دست یابیم.

بند اول: واژه‌های عام

واژه عام واژه ای است که بر مصادیق متعدد دلالت کند و در اصطلاح عبارت است از اسمی برای افراد بسیار وضع شده باشد. علامتی عام می‌باشد که طبقه کالای مورد نظر را تعیین نماید. این علایم قابل حمایت نیستند زیرا اگر برای کالایی به کار روند به عنوان صفت یا نوع کالا محسوب می‌شوند و نه علامت مخصوص آن. برای مثال، اگر شرکتی قصد دارد علامت تجاری «صندلی» را برای فروش صندلی ثبت کند، تقاضانامه ثبت این علامت مردود خواهد شد چون «صندلی» واژه‌ عام برای این محصول است و قابلیت انحصارسازی ندارد چرا که منجر به رقابتی غیرمنصفانه می‌گردد.

به عبارت دیگر علامت باید با نام کالا متفاوت باشد برای مثال مبتکر قهوه فوری برای محصول خود نام «نسکافه» را برگزید اما به دلیل عدم مراقبت و نبود تبلیغات درست علامت به تدریج چنان عام شد که به جای نام کالا مورد استفاده قرار گرفت. این اتفاق برای محصولاتی مانند: زیراکس، گرامافون و نایلون نیز رخ داد.

اگر چه ممنوعیت ثبت علامت عام در قانون 86 به صراحت نیامده اما از آن جا که علامت عام ویژگی تمایز بخشی ندارد، این ممنوعیت قابل استنباط از بند الف ماده 30 قانون فوق است. این در حالی است که در آیین نامه قانون ثبت علایم مصوب 1337 تصریح شده بود که:« از لحاظ امتیاز و تشخیص مذکور در ماده 1 قانون، نام های عام محصولات یا اسامی جغرافیایی که خریدار را نسبت به مبدا و کیفیت محصولات گمراه کند علامت مشخصه تجاری محسوب نمی¬شوند.»

 اینها کلماتی هستند که معمولا در تجارت به منظور توصیف محصول مورد نظر بکار می‌روند. در ماده L-711-2b قانون فرانسه آمده است:« علایم یا اسامی که برای مشخص کردن یک ویژگی محصول یا خدمت و بخصوص نوع، کیفیت، کمیت، مقصد، ارزش، مبدا جغرافیایی، زمان تولید کالا یا ارایه خدمت به کار گرفته شوند علایم توصیفی به شمار می‌آیند.» برای مثال، ثبت کلمه شیرین برای شکلات قابل قبول نخواهد بود چون ویژگی محصول را توصیف می‌کند. در واقع اگر به تولیدکننده شکلات برای عرضه محصولاتش حق استفاده انحصاری از کلمه «شیرین» داده شود، کاری ناعادلانه خواهد. به همین ترتیب واژه‌های کیفی مانند «سریع»، «بهترین»، «کلاسیک» یا «نوآورانه» به احتمال زیاد مردود خواهند شد مگر اینکه بخشی از یک نشان خاص باشند در این گونه موارد، درج عبارتی دال بر اینکه درخصوص آن بخش از علامت حق استفاده انحصاری درخواست نمی‌شود، ضروری است. شعبه سوم دادگاه عمومی تهران در رایی کلمه «بی¬نظیر» را چون توصیفی برای مرغوبیت کالا است غیر قابل ثبت اعلام نمود همچنین در حکمی دیگر ثبت کلمه «اعلاء» را مردود اعلام کرده است.

گاه برخی علایم تجاری در عمل به جای اسم جنس کالا استفاده می¬شوند این علایم به واقع محصول را تعیین نمی¬کنند بلکه جنس محصول را مشخص می¬نمایند برای مثال یک شرکت تولید کننده مشتقات شیر نمی¬تواند نام یا علامت «شرکت محصولات لبنی» را برای خود برگزیند.

بهترین علایم با صفت مشخصه علایم ابتکاری و ذوقی هستند که هیچ هدف خاصی را نسبت به نوع کالای مورد نظر دنبال نمی¬کنند و به عبارتی هیچ مناسبتی بین علامت و کالا وجود ندارد مانند شکل پنگوئن برای کتاب.

علامت تجاری باید دارای دو شرط اساسی باشد: شرط ایجابی که همان قابلیت تشخیص و تمییز کالاست و شرط دوم شرط سلبی، یعنی علامت گمراه کننده نباشد. علایم گمراه کننده علایم تجاری هستند که مصرف¬کننده عادی را نسبت به ماهیت، کیفیت یا مبداء جغرافیایی محصول گمراه می‌کنند یا فریب می‌دهند. برای مثال، عرضه مارگارین به بازار با علامت تجاری که تصویر یک گاو داشته باشد مردود خواهد شد چون این علامت موجب گمراهی مصرف¬کنندگان خواهد شد و مصرف کنندگان به احتمال زیاد تصور خواهند کرد که این علامت به محصولات لبنی مرتبط است و مانند کره حیوانی است.

به دلیل اهمیت موضوع نظم عمومی و اخلاق حسنه که رعایت آن در تمام قوانین کشور الزامی است بند مختصری به آن اختصاص می‎دهیم.

بطور کلی کلمات یا تصاویری که موازین و هنجارهای اخلاق حسنه و مذهبی که عموما پذیرفته شده‌اند را نقض کنند بعنوان علامت تجاری قابل قبول نیستند. این موضوع در بند ب ماده 32 قانون 86 به صراحت آمده است.

توجه کنید آن چه در بند 3 ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس آمده راجع به شکل علامت می باشد چرا که به موجب ماده 7 این قانون «ماهیت محصولی که علامت صنعتی یا تجارتی موجب تشخیص آن می گردد در هیچ موردی نمی تواند مانع ثبت آن شود».

باید گفت اگر علامتی با ماهیتی خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه در کشور دیگری به ثبت رسیده باشد در صورتی قابلیت ثبت بر محصولی دیگر در ایران دارد که مشهور نباشد.

پرچم‌ها نشان‌های سلطنتی، علایم رسمی دولتی و نشان‌های کشورها و سازمان‌های بین المللی که نمونه‌ای از آنها به دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی اعلام شده است نیز معمولا قابل ثبت نیستند.

در این فصل مسایل مربوط به صفت مشخصه از جمله زمان بررسی وجود یا عدم آن، بار اثبات ادعا در دعوای عدم ثبت علامت تجاری به دلیل نبود این ویژگی و قابلیت از دست دادن یا کسب این صفت را بیان می‌کنیم.

گفتار اول: زمان ارزیابی وجود صفت مشخصه

وجود صفت مشخصه یک علامت در مقایسه با علامت دیگر در زمان تقاضای ثبت علامت صورت می‌گیرد چرا که از این تاریخ است که علامت اعتبار یافته و مورد حمایت قرار می¬گیرد اما در این مورد در ماده 6 خامس.ج.1 کنوانسیون پاریس می گوید:« برای ارزیابی این که آیا علامت تجاری قابل حمایت می¬باشد باید کلیه شرایط واقعی خصوصا مدت استعمال را در نظر گرفت.» این ماده به روشنی می¬گوید اگر یک علامت در زمان ثبت دارای صفت مشخصه نیست بعد ها می¬تواند به دلیل مدت استفاده قبلی، این خصوصیت را بدست آورد هر چند مدت این استفاده در قانون فوق معین نشده است ولی رویه قضایی معمولا استفاده چندین ساله را مورد قبول می¬داند.

این کنوانسیون با اینکه مورد تایید و امضای ایران قرار گرفته اما به اندازه کافی موجب تاثیر بر قوانین داخلی ما نشده است اما قانون فرانسه با تاثیر پذیری از کنوانسیون پاریس با صراحت می¬گوید که صفت مشخصه می¬تواند بر اثر استعمال تحصیل شود.

اثبات عدم وجود صفت مشخصه ذاتی با اداره مالکیت صنعتی است. زیرا در قانون، اثبات وجود آن از ناحیه متقاضی شناخته نشده است. البته در برخی کشورها که از نظام کامن‌لا پیروی می‌کنند بار اثبات وجود این ویژگی بر عهده متقاضی قرار داده شده است اما امروزه گرایش به این سمت است که فقدان صفت مشخصه دلیل بر رد علامت است نتیجه پذیرش این نظر که معقول¬تر است موجب این است که وظیفه تشخیص صفت مشخصه و اثبات عدم وجود آن بر عهده ادارات مالکیت صنعتی باشد.

توجه به این نکته ضروری است که در صفت مشخصه اکتسابی بار اثبات این ادعا که صفت مشخصه با استفاده مستمر کسب شده است یا خیر بر عهده متقاضی ثبت ان علامت است.

پیش از سال 1991 رویه قضایی فرانسه بر این نظر بود که برای ارزیابی اعتبار و شرط صفت مشخصه یک علامت تجاری باید بدون توجه به عمومیت یافتن و از دست دادن صفت مشخصه علامت تجاری فقط زمان ثبت را در نظر گرفت اما قانون سال 1991 ابطال علامت در آینده و بعد از ثبت آن را نیز پیش بینی نمود. به موجب این قانون از این به بعد هنگامی که یک علامت در بازار مبادلات تجاری به عارضه عام شدن مبتلا شد می تواند باطل شود اما برای این کار دو شرط وجود دارد اول آنکه این استحاله ناشی از بی تدبیری صاحب علامت باشد که اقدام قانونی به موقع علیه تقلید و جعل علامت خویش انجام نداده است دوم آنکه ابطال علامت خود به خود انجام نمی گیرد و در این رابطه باید تقاضایی مطرح شود .

قوانین موجود ایران و رویه های حاضر در این مورد پیشرفت خاصی نشان نمی¬دهد حتی در متون نظری نیز توجه کافی به آن نشده است.

علایم فاقد وصف مورد نظر را در چهارده دسته زیر بیان برمی¬شماریم:

1- نام¬های عام که برای اشاره به آن کالا یا خدمت استفاده می¬شود.

2- کلمات، سمبل¬ها، رنگ¬ها، صدا¬ها، اشکال سه بعدی یا هرگونه ترکیبی از آن-ها که بر شکل، کیفیت، مشخصه یا توصیف کالا یا خدمات مربوطه دلالت می¬کند.

3- یک خط ساده یا طرح هندسی اصلی.

4- ارقام عددی بی معنا و فاقد سبک خاص.

5- شعارهایی که به صورت خیلی ساده به عنوان زیباسازی و آرایش آن کالا تلقی می¬شود.

6- شعار یا پند معروف، تبلیغات یا شعارهایی با ماهیت تبلیغاتی.

7- ضرب المثل‌ها یا عباراتی که زیاد تکرار می¬شود.

8- نام کشور و نام‌های جغرافیایی آشنا.

9- عنوان کامل واحدهای صنعتی یا تجاری، موسسات و سازمان¬ها.

10- نام خانوادگی به تنهایی و بدون شکل.

11- نشان‌های مذهبی مرسوم.

12- عناوین کتاب‌های معروف برای استفاده در خصوص کتاب.

13- عناوینی که از طبقات معروف اتخاذ شده یا عنوان بازی های معمول برای استفاده در مورد ماشین بازی‌های الکتریکی، نوارها، فلاپی‌ها، سی دی ها و تخته مدارهایی که روی آن ها برنامه‌های بازی ضبط شده است.

14- عناوین فیلم‌های معروف، برنامه‌های تلویزیون، برنامه‌های رادیویی، آهنگ فیلم‌ها، نوارهای سمعی بصری، نوارهای صوتی و سی‌دی‌ها.

مبحث چهارم: طرح دو پرونده

در این قسمت برای آشنایی با رویه قضایی به طرح چند رای صادره از شعبه سوم دادگاه¬های عمومی تهران راجع به علایم تجاری و صفت مشخصه آن می‌پردازیم:

ا) پرونده کلاسه:950........8709

   شماره دادنامه: 192....890

رای دادگاه

در خصوص دعوای خواهان به طرفیت شرکت خوانده و اداره مالکیت صنعتی به خواسته ابطال اظهارنامه شماره 81091042 مورخ 25/09/1381به این خلاصه که خواهان به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی مدعی می¬باشد که به موجب تصدیق ثبتی صاحب علامت تجاری AQUA و AQUAMAX است که خوانده طی اظهارنامه تقاضای ثبت کلمه AQUAprime را نمودند و با توجه به مشابهت آن با علامت تجاری خواهان تقاضای ابطال آن را دارند. وکیل خوانده دعوای وکیل خواهان را مردود می¬داند. دادگاه نظر به اینکه علامت تجاری خواهان با علامت مورد درخواست خوانده صرفا در کلمه AQUA مشترک هستند که از کلمات عام بوده و هیچ کدام از طرفین حق استفاده انحصاری از آن را ندارند با ترکیب آن کلمه با کلمه prime مشابهت آن به حدی نیست که موجب اشتباه مصرف¬کننده شود دعوای وکلای خواهان را غیر ثابت تشخیص داد.

با مطالعه قوانین و آیین¬نامه¬های مرتبط داخلی به تعریفی خاص از صفت مشخصه نمی‌رسیم لذا برای دریافت شناخت بهتر از این اصلی¬ترین کارکرد علامت تجاری به کنواسیون پاریس مراجعه کرده و به تاثیر آن در قانون دو کشور فرانسه و آمریکا نگاهی کردیم و دیدیم که اگر علامتی عام یا ضروری یا توصیفی باشد یا به حدی گمراه کننده باشد که مصرف¬کننده عادی را به اشتباه اندازد فاقد صفت مشخصه است و قابلیت ثبت ندارد. چرا که این علایم یا چنان متداول شده که تبدیل به اسم جنس کالا شده‎اند یا ضروری هستند و طبقه کالا را معرفی می‌نمایند و لذا امکان انحصاری شدن ندارند و یا توصیفی¬اند که صفت خاصی از کالا را به نمایش می‎گذارند، در هر حالت وصف تمایز بخشی ندارند .

در ادامه صفت مشخصه را در دو نوع ذاتی و اکتسابی دسته بندی کردیم و دیدیم زمان وجود این صفت همان زمان تسلیم اظهارنامه به اداره مالکیت صنعتی است. اگر علامت تایید نشود بار اثبات عدم وجود صفت مشخصه ذاتی بر عهده اداره مالکیت صنعتی است ولی بار اثبات کسب صفت مشخصه در نتیجه استفاده مالک بر عهده متقاضی ثبت است.

صفت مشخصه همان گونه که در نتیجه استفاده موثر و مستمر مالک قابل کسب است با استفاده نادرست و عدم مراقبت او زایل می‌شود و به درخواست متقاضی قابلیت ابطال پیدا می‌کند.

پرسش اصلی ما این بود که آیا وجود صفت مشخصه در علامت تجاری می¬تواند پیش شرط اصلی ثبت علامت تجاری قلمداد شود؟ در پاسخ گفتیم که صفت مشخصه جوهر اصلی یک علامت تجاری است و نبود آن کارکرد اصلی علامت تجاری را از بین می‎برد و فقدانش مانع بزرگی در ثبت آن خواهد بود، دیدیم که این صفت نه تنها در قانون 86 ایران که مرجع کنونی قوانین داخلی ما راجع به علایم تجاری است که در قوانین بین‌المللی مثل کنوانسیون پاریس و قوانین کشورهای دیگر چه نوشته مانند فرانسه و چه کامن¬لا مانند آمریکا مهم‌ترین نقش را بازی می‎کند.

در کنار این پرسش اصلی دو پرسش¬ فرعی دیگر نیز داشتیم: موانع تمایز بخشی یک علامت تجاری چیست؟ چگونه می‎توان این کارکرد را تقویت نمود؟

از ایرادات بزرگ قانون داخلی ما عدم وضوح مفهوم حق تقدم و حمایت صریح از استفاده‎های مستمر مالک علامت است هر چند امروزه رویه قضایی ما با حضور قضات دقیق و تیزبین هر چند آرام اما بدین سمت پیش می‎رود.

 پیشنهاد بنده به علاقه‎مندان این شاخه از مالکیت صنعتی، توسعه نظری مفاهیم و ایجاد دکترین جدیدی است که با توجه به تنوع و تعدد روزافزون کالاها و خدمات تجاری، قانون‎گذار محترم را به سمت تصحیح و توسعه قانون به جهت پذیرش علایم غیرقابل رویت مانند علایم بویایی و شنیداری ترغیب و هدایت نماید.

1. امامی، اسدالله، حقوق مالکیت صنعتی، چ. 2، نشر میزان، تهران، 1396

2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چ. 24، نشر کتابخانه گنج دانش، تهران، 1391

3. زندی، محمدرضا، رویه قضایی دادگاه های عمومی حقوقی تهران در امور مدنی، نشر جنگل جاودانه، 1396

 4. شمس، عبدالحمید، حقوق مالکیت برعلایم تجاری و صنعتی، چ. 3، نشر سمت، تهران، 1396

5. میرحسینی، سید حسن، حقوق علائم تجاری، چ. 3، نشر میزان، تهران، تابستان 1397

6. میرحسینی، سیدحسن، مقدمه ای بر مالکیت فکری، چ. 4، نشر میزان، تهران، زمستان 1393

1. کریمی، محمدحسین و عباس کریمی، مطالعه تطبیقی شرایط ثبت علامت تجاری، فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، دوره. 9، ش. 34، زمستان 1395

2. وصالی محمود، رضا، مطالعه تطبیقی حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری، مجله حقوقی دادگستری، ش. 50 و 51، بهار و تابستان 1384

1. فرپور، وحید، علایم تجاری غیر قابل ثبت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1391

2. کلانتری، سعیده، اعتراض در حقوق علایم تجاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1388

ت) جزوه درسی:

1. وصالی محمود، رضا، جزوه درس حقوق علایم تجاری، دوره کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی، نیم سال اول سال تحصیلی 1398-1397

1. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز مالکیت معنوی، قابل دسترس در: http://iripo.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=3527 آخرین بازدید: 5/11/97